Hak atas kekayaan intelektual

MEREK TERKENAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 bis KONVENSI PARIS

PENDAHULUAN

PENGANTAR

Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Dalam mengkonsumsi barang, masyarakat yang telah maju dengan berbagai fasilitas tersebut, lebih mengutamakan produk dengan merek – merek asing demi untuk meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan seperti ini, dimana adanya kecenderungan lebih memilih barang dengan merek-merek luar negeri di banding barang dengan merek lokal, maka seperti di temui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Mereka membuat produk sendiri lalu memberi merek luar negeri yang sudah terkenal. Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Merek

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Mengenai Untuk apa merek itu, hal ini harus dilihat dari tujuan diciptakannya merek. Merek diciptakan untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya terutama yang jenisnya sama. Adapun kegunaan merek adalah dalam hubungannya dengan ruang lingkupnya. Dengan kata lain, sejauh mana merek itu digunakan atau seberapa luasnya dunia merek itu. Dunia merek dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dibatasi hanya dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Jadi peranan merek hanya ada pada dunia perdagangan saja.

MEREK TERKENAL

Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya.

Ukuran terkenal tidaknya suatu merek, selain mendasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, juga di dasarkan pada Undang-Undang merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut.

Untuk suatu merek, rasanya akan sulit menentukan termasuk tingkatan manakah suatu merek tertentu dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Merek.

Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang merek tersebut, atau dalam prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif.

Bahkan kadang-kadang di ikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Cara lain juga biasa dilakukan adalah didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum yang terdapat dalam negara tersebut kepada kantor merek Indonesia. Kemudian oleh kantor merek, informasi tentang merek-merek itu di catat dalam “Daftar Umum Merek Terkenal” tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.

PENDAFTARAN MEREK

Untuk membuat suatu merek agar nantinya dapat dipergunakan sesuai keguanaannya, maka yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah apakah merek yang dibuat itu dapat didaftarkan atau tidak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Merek, yang mengatur tentang merek yang tidak dapat di daftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan ini dianggap sebagai syarat absolut, yang tidak memungkinkan suatu merek didaftarkan, karena bersifat universal dan alasannya bersifat objektif yang harus diketahui dan dimengerti oleh setiap pemeriksa merek, dan atau karena ketentuan itu selalu tercantum dalam setiap perundang-undangan merek dibanyak negara, walau diatur dalam bahasa yang berbeda.

Pemalsuan merek di Indonesia banyak ragamnya, misalnya mempunyai puluhan merek yang terdaftar atas namanya dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, akan tetapi mereka tidak memproduksi barang dengan merek tersebut, tetapi hanya mendaftarkan merek tersebut.

Salah satu perkara yang menjadi Landmark Decisions bagi yurisprudensi Indonesia adalah adalah kasus merek Gucci dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 antara Guccio Gucci melawan AT. Soetedjo Hadinyoto. Pada saat itu menurut Undang-Undang Merek No 21 tahun 1961, siapa yang mendaftarkan pertama kali suatu merek, dialah pemilik merek tersebut. Hanya saja pada kasus tersebut proses pendaftaran merek, oleh pihak Direktorat merek tidak terlebih dahulu meneliti apakah pendaftar merek itu merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan.

Sistem pendaftaran semacam ini dikenal sebagai sistem yang pasif, dimana siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut.

Fungsi pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek. Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem pasif-deklaratif-negatif.

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamya memuat substansi yang essensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaftarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.

Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek pasal 4 bahwa ‘merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik’.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah Republik Indonesia telah beberapa kali merubah Undang-Undang merek, mulai dari Undang-Undang No. 21 tahun 1961, yang diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengawasan atas perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Merek Dierektorat Jederal Hak Atas Kekakayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ini perlu terus dilakukan secara seksama dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin komplek, termasuk bidang produksi barang dan jasa. Dalam pelaksanaan produksi tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait sehingga mengakibatkan suatu sengketa.

Dari berbagai kasus di bidang merek, yang sering mengemuka adalah pemakaian merek yang lebih dahulu punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara menjiplak barang-barang merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun untuk barang yang berlainan jenis, yakni hanya dengan memakai merek saja. Melalui pemakaian merek terkenal ini seakan-akan pihak yang melakukan kecurangan telah membonceng nama baik produsen lain sebagai pemegang merek terkenal.

Wujud kecurangan ini bukan hanya penjiplakan label barang produk luar negeri, melainkan juga menggunakan merek terkenal. Di pasaran sering di temui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut.

Dalam konstruksi hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (on rechmatige daad), yang oleh yurisprudensi di Indonesia diartikan secara luas, yaitu setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan masyarakat. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

MEREK DI INDONESIA DI KAITKAN DENGAN KONVENSI PARIS

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik atau good faith dari pendaftar. Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa direktorat merek Depkeh RI juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik.

Dengan demikian unsur formalitas tenggang waktu pendaftaran dalam penerapannya harus memperhatikan pula motivasi dan situasi dari pihak yang mengajukan pendaftaran dengan pertimbangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut antara lain good faith, reciprocity dan right priority.

Di berlakukannya prinsip-prinsip hukum tersebut berarti pihak Indonesia secara konsekuen telah menerapkan kerangka hukum yang termuat dalam Uni Paris Convention, London Convention, dan Stockholm Act 1967, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia No. 24 tahun 1979. Untuk itulah badan peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bidang merek, baik yang berskala nasional maupun yang berskala internasional harus secara tepat menerapkan patokan – patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.

Hal ini terbukti darai putusan Mahkamah Agung RI No. 3485K/Pdt/1992 dalam perkara GUCCI, dimana Mahkamah Agung RI secara tegas menerapkan pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Paris, yang mengatur bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik , tidak terikat tenggang waktu. Pertimbangan hukum ini selanjutnya ditindak lanjuti secara nyata oleh pemerintah dala rangka melengkapi pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03-HC.0201 Tahun 1991, yang menegaskan bahwa permohonan pendaftran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, ditolak untuk didaftar dalam daftar umum.

Salah satu inovasi baru dari isi keputusan menteri tersebut adalah semakin di pertegas bahwa melalui pendaftaran akan menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, sedangkan pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari orang lain yang tidak berhak atas penggunaan merek dari luar negeri yakni dengan jalan tidak menerima pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia terhadap merek yang sudah terkenal di luar negeri. Pada keadaan tertentu adakalanya pemilik mereknya sendiri lalai atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dengan resiko mereknya telah didaftar oleh pihak lain untuk produksinya sendiri.

Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan itikad buruk.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa, timbul prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil yang kemudian diselaraskan dengan konvensi – konvensi dibidang merek untuk akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

Untuk merek terkenal, Departemen Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milki badan lain. Peraturan ini dapat dianggap sebagai penetapan prinsip dari pasal 4 ayat 1 Konvensi Uni Paris mengenai Principle Right of Priority (hak prioritas).

Pengertian hak prioritas menurut hukum adalah hak utama untuk dilakukan, untuk itu apabila orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia, untuk memperoleh “filling data” pemilik merek yang sama dengan cara memberikan perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan. Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik orang asing memperoleh pendaftaran, yaitu melindungi merek orang asing di Indonesia dari pembajakan atau pemboncengan.

Perlindungan tersebut hanya bisa efektif dengan jalan memberi hak prioritas kepada pemilik merek orang asing tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi persaingan untuk memperoleh pendaftaran antara pemilik merek orang asing dan pemilik merek domestik mengenai merek dari jenis barang dan kelas yang sama harus diberi rangka utama kepada orang asing.

Undang-Undang Merek secara tegas mengatur pendaftaran merek dengan hak prioritas (pasal 11 s-d pasal 12). Dengan demikian acuan penerapan pendaftaran merek dengan hak prioritas adalah antara lain:

a. Perlakuan pemberian perlindungan hukum yang sama.

Hukum merek suatu negara harus memberi perlindungan yang sama terhadap pemilik merek orang asing, sebagaimana perlakuan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek warga negara sendiri.

b. Berdasarkan asas Resiprositas.

Menegakkan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak prioritas, artinya kesediaan, kerelaan memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran dengan hak prioritas terhadap pemilik merek orang asing harus berdasarkan asas timbal balik.

Asas Resiprositas dengan sendirinya bercorak multilateral terhadap semua negara anggota peserta Konevensi Paris, artinya jika pemohon bukan dari negara anggota peserta Konvensi Paris, kantor mereka harus menolak pendaftaran dengan alasan tidak ditegakkan asas Resiprositas .

ANALISA KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

NO. 3485 K /PDT/1992 PERKARA MEREK GUCCI

POSISI KASUS

I. Penggugat : Guccio Gucci SPA

II. Tergugat : 1. AT. Soetedjo Hadinyo

2. Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI.

III. Duduk Perkara

Merek GUCCI sebagai produsen parfum, pakaian, tas, sabuk dan lain-lain adalah milik penggugat. Tergugat 1 adalah produsen peralatan cat dan bahan kimia dengan menggunakan merek GUCCI pula di Indonesia dan didaftarkannya merek tersebut pada kantor merek yang diumumkan pada tanggal 27 Juli 1988 dengan Nomor 232.797. Sebagai pihak yang merasa pemilik dan pemegang merek GUCCI yang produksinya telah dikenal dan diakui dunia sejak lama, akhirnya penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 Juli 1988 kepada tergugat 1dan meminta pengadilan membatalkan pendaftaran merek tergugat.

Dasar gugatan adalah bahwa penggugat keberatan atas pendaftaran merek oleh tergugat 1 karena pemakaian merek yang mengandung nama perniagaan orang lain, dapat digolongkan sebagai bertentangan dengan makna Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek.

Perngadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 377/PDT.GD/1991.PK Jkt.Pst, menolak gugatan dan menyatakan menerima eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2, yang mendalilkan gugatan yang diajukan telah melewati tenggang waktu permohonan pembatalan selama 9 bulan sejak diumumkan dalam berita negara seperti diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU. No. 21 tahun 1961.

Pada tingkat Kasasi, penggugat mengajukan dasar gugatan bahwa sebagaimana dapat disimak dari beberapa putusan MARI dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris, penggunaan merek terkenal milik orang lain adalah tidak mengenal tenggang waktu tersebut. Selain itu, sebelumnya penggugat asalnya telah mendaftarkan mereknya sejak tanggal 5 Desember 1980.

Mahkamah Agung dalam putusannya akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menerima kasasi yang diajukan oleh penggugat asal.

ANALISA KASUS

Putusan MARI yang dikeluarkan terhadap kasus merek GUCCI jatuh pada tanggal 25 November 1995. Sementara itu meskipun UU. No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah mulai berlaku tanggal 1 april 1993, tetapi untuk perkara ini Mahkamah Agung belum mengacu pada Undang-Undang tersebut, karena Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang No. 19 Tahu 1992 belum memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Uni Paris. Namun demikian, kasus ini telah menjadi landmark decision yang kemudian ternyata di akomodasi dalam UU . No. 14 tahun 1997 tentang Merek, seperti dinyatakan dalam pasal 6 dan pasal 56 ayat 1.

Dalam hal pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, masalah tenggang waktu oleh Mahkamah Agung tidak diberlakukan secara mutlak, seperti pada Putusan MARI No. 3027K/SIP/1981, tentang Seven UP. Dengan demikian itikad baik ini dasar utama dari keseluruhan Undang-Undang merek yang baru, sehingga jika tidak beritikad baik, walaupun seseorang menjadi pemakai pertama atau pendaftar pertama, maka tidak akan di berikan perlindungan .

PENUTUP

Undang-Undang merek telah di berlakukan di Indonesia sejak awal abad kedua puluh ketika Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan Reglement Industrieele Eigendom pada tahun 1912, yang memberikan perlindungan kepada hak milik industrial, tidak hanya terhadap merek tetapi juga terhadap paten dan desain. Sistem hukum yang dianut saat itu adalah first to use principle (sistem pemakai pertama) dan sistem itu masih tetap dilaksanakan di Indonesia hingga memasuki masa kemerdekaan.

Pada tahun 1961 Undang-Undang Belanda tersebut diganti dengan UU No. 21 tahun 1961. Pada masa ini sistem pemakai pertama tetap dianut. Baru pada tahun 1992 saat Undang-Undang merek baru yaitu UU No. 19 Tahun 1992 di berlakukan, maka sistem hukum di bidang merek juga berubah. Sistem pemakai pertama tidak lagi berlaku, dan digantikan dengan sistem pendaftar pertama. Berturut-turut Undang-Undang ini di ganti dengan UU No. 14 tahun 1997 dan terakhir dengan UU No. 15 tahun 2001.

Indonesia meratifikasi beberapa konvensi internasional, diantaranya adalah Konvensi Paris melalui Kepres No. 15 tahun 1997 dan Trademark Law Treaty melalui Kepres No. 17 Tahun 1997. Ratifikasi tersebut menerima seluruh pasal-pasal dalam konvensi itu. Dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap merek terkenal akan semakin baik.

Perlindungan hukum atas hak merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat, karena dampak dari yang ditimbulkan dari pembajakan dapat merugikan berbagai pihak. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukan atau bilamana barang yang diproduksi pembajak tidak memadai kualitasnya, sehingga tidak diterima konsumen di pasaran maka nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan atas kualitas barang yang di belinya.

Penyediaan perangkat hukum dibidang merek yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal adalah suatu keniscayaan yang harus selalu di miliki oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap merek, juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, harus senantiasa mendapat perhatian, demi untuk menjaga hubungan internasional Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional.